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Missbräuchlicher Einsatz von Markenrechten durch einen Marken-Troll

Im Patentrecht gibt es schon seit längerem den so genannten Patent-Troll. Das Pendant im Markenrecht – den “Marken-Troll” – gibt es sehr selten, jedenfalls ist der Begriff im Markenrecht nicht üblich. Nun aber hat sich eine Gesellschaft aus Großbritannien in einem Gerichtsverfahren in Hamburg den Namen Marken-Troll (unredlich) verdient.

Was sind so genannte (Patent-) Trolls? 

(Patent-) Trolls werden im gewerblichen Rechtsschutz Unternehmen genannt, die weder erfinderisch noch produzierend tätig sind. Sie kaufen Patente und verwerten sie, wobei das originäre Interesse der Patent-Trolls in der Verwertung durch die Vergabe von Lizenzen liegt (Osterrieth, GRUR 2009, 540). Ein weiteres Merkmal des Patent-Trolls ist es, Unternehmen, die auf eine patentgemäße Lehre angewiesen sind, mit Klagen zu drohen bzw. sie zu verklagen, um so Lizenzgebühren zu erlangen oder an gerichtlich zugesprochenem Schadensersatz wegen Patentverletzung zu verdienen (Ohly, GRUR Int 2008, 787). Nach Peter Detkin, früher General Counsel bei Intel, ist ein Patent-Troll ”somebody who tries to make a lot of money from a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced” (zitiert nach Brenda Sandburg, You may not have a choice. Trolling for dollars, The Recorder 2001).

Der Fall des Marken-Trolls aus Großbritannien

Es geht um ein einstweiliges Verfügungsverfahren, welches vor dem Landgericht Hamburg begann und nun vor dem Oberlandesgericht Hamburg seinen Abschluss fand. Die Antragstellerin, eine Limited mit Sitz in Großbritannien – nachfolgend auch: „Marken-Troll“ – forderte von den Antragsgegnern, es zu unterlassen, die Bezeichnung „Athlete“ zu benutzen. Die Antragstellerin ist Lizenznehmer einer Marke, welche für eine GmbH mit Sitz in der Schweiz registriert ist. Ausweislich eines Auszugs aus dem Handelsregister beträgt das Gesellschaftsvermögen der Antragstellerin ein Britisches Pfund Sterling. Es handelt sich um eine sogenannte „Dormant Company“. Unter „Dormant Companies“ werden im englischen Gesellschaftsrecht Unternehmen bezeichnet, die keine oder keine wesentlichen buchhalterisch zu erfassenden Transaktionen vorgenommen haben. Der geschäftsführende Alleingesellschafter der Antragstellerin ist zudem alleiniger Gesellschafter weiterer „Dormant Companies“, u.a. der  S. …Ltd., welche Inhaberin von 850 nationalen und Unionsmarken war bzw. ist.

Die Antragstellerin  mahnte zuerst im Oktober 2015 eine niederländische Firma ab, welche Stahlfelgen für Fahrzeuge und Trailer unter dem Wortzeichen „Athlete“ bzw. „Athlete Wheels“ anbot. Im November 2015 mahnte die Antragstellerin sodann die Antragsgegnerin ab, weil diese Reifen und Felgen der Firma H….B.V. unter der Bezeichnung „Athlete Wheels“ vertrieb. Dagegen schritt die H…B.V. ein und erwirkte gegen den Marken-Troll aus Großbritannien eine einstweilige Verfügung bei dem Landgericht Köln: Das Landgericht Köln verbot dem Marken-Troll, „im geschäftlichen Verkehr gewerblichen Abnehmern der [Antragsgegnerin] gegenüber zu behaupten, die Verwendung der Kennzeichnung „ATHELETE“ für Reifenfelgen […] greife in die Rechte aus der Gemeinschaftsmarkeneintragung 009224692 „ATHLET“ ein.“ (vgl. zur Möglichkeit der einstweiligen Untersagung unbegründeter Abmahnungen Kammergericht, Beschluss vom 18. Oktober 2016, 5 W 210/16; Landgericht Köln, Beschluss vom 25. März 2014, 33 O 39/14; Landgericht Hamburg, Beschluss vom 19. Dezember 2013, 310 O 460/13).

Soweit die Entscheidung des Landgerichts Köln gegen den Marken-Troll.

Anders das Landgericht Hamburg. Es erließ auf Antrag des Marken-Trolls im Januar 2016 eine einstweilige Verfügung gegen die Antragsgegnerin. Der Antragsgegnerin wurde damit unter anderem verboten, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr Fahrzeugteile, insbesondere Felgen für Fahrzeugreifen mit den Wortzeichen ATHLETE bzw. ATHLETE WHEELS zu vertreiben.

Die einstweilige Verfügung wurde – wie meist in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes in Hamburg – ohne mündliche Verhandlung erlassen (zur Kritik an der richterlichen Praxis, häufig auf eine mündliche Verhandlung zu verzichten, Teplitzky, WRP 2017, 1163, 1165 m.w.N. sowie demnächst O. Löffel in NJW). Auch dieser Fall zeigt wieder, wie wichtig es sein kann, dass der Antragsgegner vor Erlass einer einstweiligen Verfügung in wie auch immer gearteter Weise rechtliches Gehör erhält. Denn auf Widerspruch der Antragsgegnerin hat das Landgericht Hamburg seine einstweilige Verfügung im August 2016 – ca. sieben Monate nach deren Erlass – wieder aufgehoben und den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Das Oberlandesgericht Hamburg hat die Berufung des Marken-Trolls gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg zurückgewiesen (Urteil vom 22.06.2017, 3 U 223/16) und hierzu u.a. geschrieben:

Die Antragstellerin hat keinen Anspruch [..] auf Unterlassung der Benutzung des in der konkreten Verletzungsform angegriffenen Kennzeichens durch die Antragsgegner. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch die Antragstellerin ist rechtsmissbräuchlich.

Es ist unstreitig, dass weder die Antragstellerin noch die Markeninhaberin der streitgegenständlichen Marke diese oder die weiteren Marken selbst im eigenen Geschäftsbetrieb zu nutzen beabsichtigt.

Die Antragstellerin hat aber auch nicht, wozu sie vorliegend aufgrund ihrer sekundären Darlegungslast verpflichtet gewesen wäre, ausreichend dargelegt, dass sie entsprechend der anerkannten Grundsätze ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Rn. 52 Leitsätze – Luceo) vorentwickelte Marken bzw. Markenrechte verwaltet und Unternehmen zum Kauf anbietet.

Die Antragstellerin hortet die Markenlizenzen auf dieser Grundlage überwiegend wahrscheinlich auch allein, um daraus zu ihrem finanziellen Vorteil Ansprüche herzuleiten. Diese Absicht lässt sich anhand objektiver Kriterien feststellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehört (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo).

Die Antragstellerin hortet die Markenlizenzen auf dieser Grundlage überwiegend wahrscheinlich auch allein, um daraus zu ihrem finanziellen Vorteil Ansprüche herzuleiten. Diese Absicht lässt sich anhand objektiver Kriterien feststellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehört (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo). Die Antragstellerin selbst entrichtet für die ausschließlichen Markenlizenzen, von denen nicht erkennbar ist, dass sie Grundlage einer weiteren, auf eine ernsthafte Benutzung der Marke gerichteten unternehmerischen Tätigkeit sind, kein Entgelt.

Der unternehmerischen Logik folgend erzielt die Antragstellerin ihre Einkünfte daher überwiegend wahrscheinlich nur aus der Geltendmachung von Ansprüchen, die sie lediglich aus der Existenz von Markeneintragungen herleitet. Sie ist auch bezogen auf die streitgegenständliche Marke „ATHLET“ nicht auf die Antragsgegnerin beziehungsweise auf die H. … B.V zugegangen, um ihr die Marke zu veräußern oder diese zu lizenzieren. Vielmehr hat sie im Wege einer Abmahnung die Nutzung der Marke Athlete beanstandet und sowohl die H. … B.V. als auch ihre Abnehmerin, die Antragsgegnerin, zur Unterlassung aufgefordert. Die Folgen einer Schutzrechtsverwarnung wiegen schwer und üben auf den Unternehmer, dessen Vertrieb betroffen ist, einen erheblichen Druck aus, die betroffene Marke oder eine Lizenz zu erwerben.

Praxishinweis:

Die anwaltliche Kärnerarbeit – die Recherche zu den Schwachstellen des Gegners und die Arbeit am Sachverhalt – ist vor und in Gerichtsverfahren oft entscheidend.

Wer eine Abmahnung erhält, sollte versuchen, die zuständigen Gerichte vor Erlass einer möglichen einstweiligen Verfügung über die relevanten Schwachstellen des Gegners  zu informieren. Das kann durch eine Schutzschrift oder zumindest durch eine – nicht nur rechtlich – gut begründete Antwort auf die Abmahnung geschehen. Denn der Angreifer muss die Antwort auf die Abmahnung dem Gericht spätestens mit dem Verfügungsantrag vorlegen (Meinhardt, WRP 2017, 1180, 1184 ff.; Löffel, GRUR-Prax 2017, 133; ders. GRUR-Prax 2017, 452).

Apropos: Der sogenannte „Black Friday“ – einer der umsatzstärksten Tage für den Handel (SZ, 25. November 2016) – steht bevor. Eine Firma aus Hongkong ließ in der Vergangenheit Abmahnungen an Händler verschicken, die den Begriff „Black Friday“ nutzten. Der Journalist Jochen G. Fuchs hat die Hintergründe zu dem Black-Friday-Krimi recherchiert. In diesem Jahr fällt der Black Friday auf den 24. November 2017 und der Handelsverband Bayern warnt bereits jetzt vor Abmahnungen.