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Trennungsprinzip und Verfügungsgrund in IP-Verfügungsverfahren

Im deutschen Patentrecht wird die Frage des Rechtsbestands eines Patents vom Patentamt und die Frage der Patentverletzung von Zivilgerichten entschieden. Geht es in einem einstweiligen Verfügungsverfahren um einen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, fordern mehrere deutsche Gerichte, dass ein Verfügungspatent vor Erlass einer einstweiligen Verfügung ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt überstanden haben muss. Das bedeutet: Es muss bereits eine die Schutzfähigkeit des Patents bestätigende Entscheidung des Europäischen Patentamts (EPA) im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren oder des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren vorliegen. Im Markenrecht muss das Gericht im einstweiligen Verfügungsverfahren von dem Rechtsbestand einer eingetragenen Marke ausgehen. Aber in markenrechtlichen Verfügungsverfahren kann es im Falle eines Löschungsantrages gegen die Marke am Verfügungsgrund fehlen, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einer gerade veröffentlichten Entscheidung betont. (Eine Entscheidung, die es offenbar nicht geben soll und deren Erwähnung in diesem Beitrag zu Forderungen und Drohungen gegenüber unserer Kanzlei führt, hierzu unten V.)

I. Vorlage des Landgerichts München I an den Gerichtshof der Europäischen Union

Das Landgericht München I hat den EUGH im Januar im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens gefragt, ob die grundsätzliche Verweigerung von einstweiligen Maßnahmen, solange das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat, mit den Vorgaben Enforcement-Richtlinie (Art. 9 Abs. 1 Richtlinie 2004/48/EG) vereinbar sei  (Beschluss vom 19. Januar 2021, 21 O 16782/20).  – Rechtssache C-44/21 beim EUGH).

Der Mut der Richter aus München, im einstweiligen Verfügungsverfahren den EUGH anzurufen, wird begrüßt (Rastemborski, GRUR-Prax 2021, 109). Aus Düsseldorf wird im Hinblick auf den Inhalt des Vorlagebeschlusses – mit nicht ungewöhnlich deutlichen Worten – Kritik geübt (Kühnen, GRUR 2021, 466, 468: „aus Gründen der wissenschaftlichen Redlichkeit hätte allerdings erwartet werden können…„; hierzu wiederum kritisch Pichlmaier, Eine Erwiderung auf die Anmerkung von Kühnen, GRUR 2021, 557). Zuzustimmen ist jedenfalls Weber, der in IPRB 6/2021, 135, 136 schreibt:

„Es ist erfreulich, wenn konventionelles Denken von Zeit zu Zeit überprüft wird. Die vorliegend beantragte Überprüfung hat das Potential, die Grundsätze des patentrechtlichen Verfügungsverfahrens grundlegend zu ändern.“

II. Dreh und Angelpunkt: Der Verfügungsgrund im einstweiligen Verfügungsverfahren

Die Frage, ob und wann von einer hinreichend sicheren Schutzfähigkeit bzw. Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechtes ausgegangen werden kann, wird in einem zivilrechtlichen Eilverfahren bei der Prüfung des Verfügungsgrundes relevant (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 4. März 2021, 2 U 32/20, GRUR-RS 2021, 4506). Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung reicht es nicht, dass ein geltend gemachter Unterlassungsanspruch besteht. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Es muss ein Verfügungsgrund bestehen, ein besonderes Rechtsschutzinteresse, das es rechtfertigt, von den normalen und verfassungsgemäß geschützten Verfahrensrechten in der massiven Weise abzuweichen, wie dies im einstweiligen Verfügungsverfahren der ZPO der Fall ist (Meissner, Festschrift für Sabine Rojahn, 2020, 461, 468). Die gerichtliche Entscheidung im Eilverfahren muss dringlich sein – die weit gefassten Dringlichkeitsinteressen des Antragstellers müssen die Abwehrinteressen des Anspruchsgegners überwiegen, was eine Interessenabwägung erfordert (Meissner, a.a.O. 461, 469).

Richtigerweise wird in der Rechtsprechung gefordert, dass das Vorliegen eines Verfügungsgrundes im Patentrecht besonders sorgfältig zu prüfen ist (Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 29. April 2010, 2 U 126/09 – Hydroxysubstituierte Azetidinone) und von Anwaltsseite angeregt, dass man beim Verfügungsgrund in patentrechtlichen Verfügungsverfahren „genauer hinsehen“ sollte (so Dr. Marcus Grosch im Rahmen der Vortragsveranstaltung „Patentrechtliches Trennungsprinzip“ des Vereins für Recht des Geistigen Eigentums, Information und Technik e.V. (CIPLITEC) am 6. Mai 2021). Wegen des im Recht des Geistigen Eigentums geltenden Verhältnismäßigkeitsvorbehalts, der bereits aus Art. 3 Abs. 2 Enforcement-Richtlinie folgt (der Bundestag hat am 10. Juni 2021 beschlossen, dem § 139 PatG zwei Sätze hinzuzufügen), ist die Berücksichtigung von Zweifeln am Rechtsbestand eines Schutzrechts im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung bei der Prüfung des Verfügungsgrundes stets möglich  (Hauck, GRUR-Prax 2021, 127, 129). Das wird auch zukünftig gelten, wenn der EUGH die Bedenken des LG München I teilen und den Richtern aus München antworten sollte, dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht von einem erfolgreich abgeschlossenen Rechtsbestandsverfahren abhängig gemacht werden darf.

III. Markenrechtliche einstweilige Verfügungsverfahren

Die Forderung, dass dem beim Verfügungsgrund genauer hinschauen sollte, muss freilich nicht nur im Patentrecht, sondern auch in einstweiligen Verfügungsverfahren im Designrecht und im Markenrecht berücksichtigt werden. Denn floskelhafte Ausführungen in einem Verfügungsantrag, wonach der Verfügungsgrund vermutet wird, sind in der Praxis immer wieder auf Sand gebaut. Zwar wird der Verfügungsgrund grundsätzlich auch im Markenrecht vermutet (§ 140 Abs. 3 MarkenG). Was das (im Vergleich zum Patentrecht etwas eingeschränkte) Trennungsprinzip im Markenrecht und den Verfügungsgrund in markenrechtlichen Verfügungsverfahren angeht, folgt daraus, dass eine Dringlichkeitsvermutung grundsätzlich auch dann gilt, wenn die Verfügungsmarke mit einem Löschungsantrag angegriffen wird. Das Verletzungsgericht muss nämlich grundsätzlich von dem Rechtsbestand einer eingetragenen Marke ausgehen.

IV. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main

Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einer gerade veröffentlichten – bemerkenswerterweise aus den Datenbanken Juris und Beck Online vorübergehend wieder gelöschten – Entscheidung betont, kann es jedoch auch im Markenrecht am Verfügungsgrund fehlen,

wenn der Löschungsantrag auf neue tatsächliche oder rechtliche Argumente gestützt ist, die bei der Eintragungsentscheidung voraussichtlich nicht berücksichtigt worden sind und die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur Löschung der Marke führen dürften (OLG Frankfurt am Main, WRP 2016, 521 – Multi Star – m.w.N.). In einem solchen Fall kann ein auf die Marke gestütztes Verbot im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes nicht mehr ausgesprochen werden. Denn anders als im Hauptsacheverfahren kommt eine Aussetzung bis zum Abschluss des Löschungsverfahrens nicht in Betracht.“

Beschluss vom 3. Mai 2021, 6 W 31/21 – ASCONI

Aus Art. 2, 9 Abs. 1 lit. a der Enforcement-Richtlinie kann nicht abgeleitet werden, dass ein Eilantrag auch auf wahrscheinlich löschungsreife Marken gestützt werden kann, so der Senat unter Hinweis auf eine Entscheidung des Oberlandesgericht Frankfurt am Main aus dem Jahr 2014 (6 U 243/13). Auf die kürzlich dem EUGH vom Landgericht München vorgelegte Frage, ob es mit Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie vereinbar ist, wenn der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, solange das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat, kam es Streitfall nicht an. Denn in dem Fall des Oberlandesgerichts Frankfurt sprach nach Ansicht des Senats

eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Verfügungsmarke ASCONI, soweit sie für Bekleidung (Klasse 25) eingetragen ist, wegen bösgläubiger Anmeldung […]  löschungsreif ist.“

Hierzu schreiben die Richter des Oberlandesgerichts weiter:

„Die Antragsgegnerin hat in ihrer Schutzschrift dargelegt, dass der Antragsteller gestützt auf seine Ende 2018 eingetragene Marke bereits zahlreiche Berechtigungsanfragen und Abmahnungen ausgesprochen hat, ohne eine nennenswerte Benutzung im Bereich der Bekleidung aufgenommen zu haben. In seiner an die Herstellerin Schöffel gerichteten E-Mail vom 25.1.2021 weist er auf zahlreiche rechtliche Kontakte mit Modefirmen hin (z.B. Max Mara, Zalando, Breuninger), die daraufhin Unterlassungserklärungen abgegeben, Lizenzvereinbarungen geschlossen oder Schadensersatz geleistet haben (Anlage AG8). […]

Dabei bedient er sich in der Korrespondenz mit den verwarnten Unternehmen Formulierungen, die auf eine vorrangige Einnahmeerzielungsabsicht schließen lassen (z.B. „Sofern Schöffel sich weigert den Umsatz zu benennen, müsste … eine solche Einmalzahlung im sechsstelligen Bereich liegen“, Anlage 11, Bl. 143; oder: „Ich würde Sie daher bitten, sich bis zum 4.2.2021 zu äußern … was das Unternehmen bereit wäre, für die bisherige Nutzung oder zukünftige Nutzung zu blechen„, Anlage AG 16, Bl. 153 d.A.).“

Hervorhebung von uns hinzugefügt.

(Juris hat den auch bei OpenJur abrufbaren Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main ohne Angabe von Gründen gelöscht.)

V. UPDATE [23. Juni 2021]

Noch am Tag des Erscheinen dieses Beitrages wurden wir per E-Mail um 20:04 Uhr zur Löschung der Marke ASCONI aus dem oben genannten Zitat aus der Entscheidung des Oberlandesgerichts aufgefordert (BETREFF: „Aufforderung zur sofortigen Löschung / ASCONI“).

openjur, ein gemeinnütziger Verein in Hamburg, welcher den Beschluss in seiner Rechtsprechungdatenbank veröffentlichte, wurde bereits am Mittag des 22. Juni 2021 mit deutlichen Worten via Twitter aufgefordert, die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main zu löschen. Die Forderung stammt von einer Person, die sich nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main einen Fake-Account auf Twitter eingerichtet hatte und hierzu  den Namen eines Vorsitzenden Richters am Oberlandesgerichts Frankfurt am Main nutzt (u.a. verbreitete diese Person auf Twitter, der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main sei bei der Asconi-Entscheidung wohl befangen gewesen und vermutlich hätten einige Beteiligte „selbst eine Schöffel Jacke“ oder ein „Parteibuch der Linken“ zuhause). An @openjur schrieb die Person folgendes:

Derselbe Account drohte uns sodann via Twitter in einer Diktion, wie man sie als Zivilprozessanwalt an sich nur aus Mafiafilmen kennt („Besuch abstatten“).

Nun wirft er uns zudem einen Verstoß gegen die DSGVO vor – wegen Nennung der Marke Asconi im Rahmen eines Zitats aus einer Gerichtsentscheidung! Wohlgemerkt, die Entscheidung wurde nachweislich zuerst in der Landesrechtsprechungsdatenbank (LaReDa) Hessen veröffentlicht. Ein Richter des erkennenden Senats hat die Veröffentlichung der Entscheidung also offensichtlich als veröffentlichungswürdig eingestuft – hierzu lesenswert der Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 19. September 2019, 20 VA 21/17, GRUR 2020, 198:

„Schätzt der erkennende Richter beziehungsweise ein Richter des erkennenden Spruchkörpers eine von diesem erlassene Entscheidung als veröffentlichungswürdig ein, ist die Gerichtsverwaltung an diese Einschätzung gebunden.

Entscheidungen, die in markenrechtlichen Streitigkeiten ergehen, können grundsätzlich unter vollständiger nicht-anonymisierter Wiedergabe bzw. Angabe der Marken und der Registernummern veröffentlicht werden.“

Gerichte haben eine Publikationspflicht. Diese Pflicht hat ihre Grundlage in dem leitenden Grundsatz des Prozessrechts der Öffentlichkeit gerichtlicher Verhandlungen und Urteilsverkündungen (vgl. BGH, Beschluss vom 5 April 2017, IV AR(VZ) 2/16). Darüber hinaus ist die Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen zur allgemeinen Information und für wissenschaftliche Zwecke insbesondere in Fachzeitschriften für das Rechtsleben insgesamt von essenzieller Bedeutung (VGH Mannheim Beschluss vom 10. Juli 2020, 2 S 623/20, BeckRS 2020, 17249 Rn. 29 u.a. unter Hinweis auf BVerwG, Urteil vom 26. Februar 1997, 6 C 3.96). Bei Entscheidungsveröffentlichungen dürfen Schwärzungen nicht die Regel sein, sondern müssen die Ausnahme bleiben, und zwar nur dann, wenn dies durch schutzwürdige Interessen tatsächlich geboten ist, so Professor Dr. Ronny Hauck, der auch auf die Praxis des EUGH als Vorbild verweist und im Editorial der NJW (27. Mai 2021) schreibt:

„Gerichtsentscheidungen ergehen „im Namen des Volkes“. Der Öffentlichkeit mehr oder weniger willkürlich Informationen zu deren Inhalt vorzuenthalten, ist damit nicht zu vereinbaren.“ 

Der Gerichtshof der Europäischen Union und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) veröffentlichen Informationen zu markenrechtlichen Verfahren stets unter Nennung der Parteien und der streitgegenständlichen Marken. Die Nennung von Marken ist im Markenrecht auch für die Rechtsfortbildung unerlässlich, weil man Marken kennen muss, um zu wissen, wie Ämter und Gerichte die Frage der Verwechslungsgefahr im Einzelfall beurteilen und welche Erfahrungssätze sie im Hinblick auf bestimmte Marken anwenden. Für das Rechtsleben insgesamt ist es darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, zu wissen, wenn ein Oberlandesgericht – wie hier das OLG Frankfurt am Main – einen Markenanmelder für bösgläubig hält und schreibt, dass er offenbar in mehreren Fällen „gezielt Druck aufbaut“, um Abgemahnte zu Zahlungen zu bewegen („Er droht auch damit, Angebote bei Amazon sperren zu lassen und zeigt unverhohlen die Konsequenzen auf“). Hier geht es schließlich nicht um einen Einzelfall! Anwälte und die Wirtschaft haben in solchen Fällen ein berechtigtes Interesse, zu erfahren, um welche Marke es geht, um in anderen Fällen, in denen ebenfalls aus dieser Marke „Asconi“ angegriffen wird, auf die Entscheidung des Oberlandesgericht Frankfurt am Main hinweisen zu können.

[Update 16. Juli 2021] Apropos berechtigtes Interesse: Der Bundesgerichtshof hat in seinem am 16. Juli 2021 veröffentlichten Urteil „Vorsicht Falle“ (6. Mai 2021 – I ZR 167/20) zur Veröffentlichung eines Urteils durch ein Unternehmen unter namentlicher Nennung eines Mitbewerbers unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtpunkten folgendes gesagt:

„Anders als die Revision meint, kann die Veröffentlichung eines in einem Wettbewerbsprozess ergangenen Urteils geeignet sein, ein sachliches Informationsinteresse anderer Marktteilnehmer zu befriedigen. Eine wettbewerbliche Auseinandersetzung zwischen Mitbewerbern dient zwar der Verfolgung eigener wettbewerblicher Ziele und der Durchsetzung individueller wettbewerblicher Interessen. Die angegriffene geschäftliche Handlung kann jedoch zugleich Belange anderer Marktteilnehmer betreffen, die daher ein Interesse daran haben können, von dem beanstandeten geschäftlichen Verhalten des beklagten Mitbewerbers in Kenntnis gesetzt zu werden.“

Der Leitsatz des Urteils lautet:

„Ein hinreichender Anlass für die Veröffentlichung eines gegen einen Mitbewerber erwirkten Urteils unter seiner namentlichen Nennung kann bestehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise ein schutzwürdiges Interesse an der Information über die untersagten unlauteren Geschäftsmethoden des Mitbewerbers haben und eine Aufklärung angezeigt ist, um sonst drohende Nachteile bei geschäftlichen Entscheidungen von ihnen abzuwenden.“

Im Fall Asconi wurde kein Urteil unter namentlicher Nennung veröffentlicht. Es wurde lediglich – wie auch in den Datenbanken des Gerichts der Europäischen Union und des EUGH üblich – eine Marke und Markennummer genannt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, warum Juris die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main zur Marke Asconi in der Sache 6 W 31/21 gelöscht hat, und zwar ohne Angaben von Gründen. Der Fall zeigt sehr jedenfalls anschaulich, wie wichtig unabhängige Dokumentation & Datenbanken sind.

Wir werden die Marke aus diesem Blog nicht löschen, erst recht nicht, wenn wir bedroht werden.

Wie wir erfahren haben, beschäftigt sich aktuell auch das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema Anonymisierung von Gerichtsentscheidungen, und zwar in den Sachen 1 BvR 209/21 und 1 BvR 210/21. Es geht um Verfassungsbeschwerden eines Juraprofessors gegen Beschlüsse des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22. Dezember 2020 – 6 VA 24/20, 6 VA 25/20 – und Schreiben der Präsidentin des Bundesgerichtshofs vom August 2019. Der Professor hatte mit einem Fach­ver­lag ge­stritten und sodann ver­hin­dert, dass der Bundesgerichtshof sein Urteil vom 20. Dezember 2018, I ZR 133/17 ver­öf­fent­licht, wie Joachim Jahn in einem lesenswerten Beitrag berichtete. Den Antrag des Professors gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das Urteil in einer als Vorabdruck bezeichneten Fassung zu veröffentlichen, hatte das OLG Karlsruhe zurückgewiesen (Beschluß vom 22.12.2020, 6 VA 24/20). Dagegen richtet sich nun seine Verfassungsbeschwerde (1 BvR 209/21).